„Ochrona znaku towarowego przed naruszeniami” – artykuł Tomasza Grzybowskiego i Karoliny Kulińskiej w „Marketerze+”

Nowy numer magazynu „Marketer+” skupia się na temacie tożsamości marki. Redaktor naszego bloga – Tomasz Grzybowski wraz z Karoliną Kulińską, prawnikiem w Kancelarii Konieczny, Grzybowski, Polak opisują w nim prawne aspekty ochrony znaku towarowego przed naruszeniami http://marketerplus.pl/teksty/poprawnie/ochrona-znaku-towarowego-naruszeniami/. Zapraszamy do lektury!

Z artykułu dowiesz się m.in.:

  •  jakie oznaczenia produktów, usług lub przedsiębiorstwa można uznać za znak towarowy;
  • co należy uwzględnić, wybierając podstawę prawną dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia praw do znaku towarowego;
  •  jakie roszczenia przysługują firmie w razie naruszenia jej praw do znaku towarowego;
  • dlaczego warto zarejestrować znak towarowy.

Znak towarowy stanowi nie tylko oznaczenie towaru, usługi lub przedsiębiorstwa, ale również istotny element strategii marketingowej przedsiębiorstwa dążącego do promowania swoich kluczowych produktów. Mimo że znak towarowy nie decyduje o smaku czy funkcjonalności produktu, budzi automatyczne skojarzenia z jego cechami charakterystycznymi. Coca-cola bez białego napisu na czerwonym tle nie byłaby już tą samą Coca-colą. Niektóre badania marketingowe pokazują, że ten sam produkt oznaczony znanym znakiem towarowym może smakować lepiej od towaru nieoznaczonego. Nie ulega zatem wątpliwości, że wszelkie naruszenia praw do znaku towarowego stanowią istotne zagrożenie dla renomy i rentowności przedsiębiorstwa. W razie gdy już dojdzie do naruszenia, istotny jest wybór optymalnej drogi dochodzenia roszczeń. W takiej sytuacji dla przedsiębiorcy kluczowa powinna być odpowiedź na pytanie: „co jest niezbędne do faktycznego usunięcia skutków naruszenia?”. W jednym przypadku priorytetowe może okazać się naprawienie szkody związanej ze spadkiem sprzedaży, z kolei w innym odbudowanie utraconego zaufania klientów.

 CZYM JEST ZNAK TOWAROWY

Nie wszystkie oznaczenia przedsiębiorstwa i jego produktów są uważane za znaki towarowe sensu stricte. Znakiem towarowym w ujęciu prawnym jest bowiem tylko takie oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub które da się w sposób graficzny przedstawić, które pozwala na odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od jednakowych towarów lub usług innego przedsiębiorstwa. Wśród znaków towarowych przeważają znaki towarowe słowne (np. „merci że jesteś tu”), słowno–graficzne, oraz graficzne. Znakami towarowymi mogą być również dźwięki i melodie, a także znaki przestrzenno-słowno-graficzne (np. niebiesko-białe opakowanie kremu Nivea). W szerszym pozaprawnym ujęciu za znak towarowy może być uznawane również indywidualne oznaczenie przedsiębiorstwa. Również takie oznaczenia podlegają ochronie prawnej.

OD CZEGO ZALEŻY ZAKRES OCHRONY ZNAKU TOWAROWEGO

Nie sposób wskazać jednej, uniwersalnej drogi dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia praw do znaku towarowego. Podkreślić należy, że samo użycie przez inny podmiot identycznego lub podobnego znaku towarowego nie przesądza jeszcze o wystąpieniu naruszenia. Każdorazowo wymagana jest całościowa analiza okoliczności sprawy. Zakres ochrony i katalog przysługujących roszczeń zależy od tego, czy mamy do czynienia ze znakiem towarowym zarejestrowanym, niezarejestrowanym, czy jest to znak zupełnie nowy czy też posiada już określoną renomę na rynku. Istotne jest kto dokonał naruszenia – konkurent rynkowy, przedsiębiorca działający w innej branży czy konsument. Należy rozważyć czy naruszenie wprowadza w błąd potencjalnych klientów, czy doszło do naruszenia renomy przedsiębiorstwa, czy w wyniku naruszenia przedsiębiorca poniósł szkodę i na czym ta szkoda polega.

Przy wyborze ewentualnych roszczeń nie można pominąć celu, który przedsiębiorca dążący do ochrony swojego znaku towarowego zamierza osiągnąć. Jeżeli dokonane naruszenie odbiło się szerokim echem wśród klientów przedsiębiorcy, zasadne będzie żądanie złożenia przez podmiot, który dopuścił się naruszenia oświadczenia o odpowiedniej treści w sposób, które dotrze do jak najszerszej grupy odbiorców. Z kolei straty finansowe poniesione przez bezprawne działania konkurenta winny skłonić do skierowania żądania o naprawienie szkody.

Z uwagi na to, że znaczna część znaków towarowych stosowanych w obrocie nie została zarejestrowana przez stosujące je przedsiębiorstwa, w pierwszej kolejności skupimy się na przedstawieniu środków ochrony prawnej dla takich właśnie niezarejestrowanych znaków towarowych.

 NARUSZENIE PRAW DO ZNAKU JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia działalności z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji. Naruszenie praw do znaku towarowego przysługującego przedsiębiorcy, w tym naruszenia prawa do oznaczenia innego przedsiębiorcy, może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji jest generalnie działanie przedsiębiorcy, które jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Wśród czynów nieuczciwej konkurencji wymienia się m.in. działanie przedsiębiorcy, który oznacza swoje przedsiębiorstwo, towar lub usługę w sposób, który może wprowadzać klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy lub poszczególnych właściwości towaru lub usługi. Ustalenia czy doszło do wprowadzenia w błąd dokonuje się przy odwołaniu do ocen przeciętnego klienta, u którego ogólne wrażenie produktu aktywuje powstałe dotychczas skojarzenia. Przykładowo, jeżeli renomowana firma sprzedająca meble biurowe działająca w formie spółki z o.o. używa znaku towarowego składającego się z nazwy, czerwonego tła z elementami różu, z szarym kształtem biurka w tle, to użycie przez spółkę konkurencyjną znaku towarowego składającego się z identycznego tła, tyle że z szafą w tle, może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Z punktu widzenia przeciętnego konsumenta oba znaki towarowe będą bowiem identyczne. W takiej sytuacji przedsiębiorca, którego prawa do znaku towarowego zostały naruszone może domagać się:

  • zaniechania niedozwolonych działań;
  • usunięcia skutków niedozwolonych działań;
  • złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  • naprawienia szkody na zasadach ogólnych;
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
  • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Jeżeli towar zawierający znak towarowy naruszający prawa innego przedsiębiorcy został wprowadzony do obrotu, zasadne może być również żądanie by sąd orzekł o wyrobach, materiałach reklamowych i innych wytworach, na których znajduje się naruszony znak towarowy, np. zarządził ich zniszczenie czy zaliczył je na poczet odszkodowania.

OCHRONA ZNAKÓW POWSZECHNIE ZNANYCH

Jeżeli znak towarowy opisanej powyżej firmy meblarskiej, mimo iż nie został zarejestrowany, byłby znakiem powszechnie znanym na terytorium Polski, będzie podlegał również ochronie na podstawie art. 301 Prawa własności przemysłowej. Przy dokonywaniu oceny czy rzeczywiście znak towarowy jest stosowany na znacznym terytorium Polski należy sięgnąć do sondaży rynku, danych dotyczących reklamy znaku oraz wielkości obrotów towarami opatrzonymi znakiem. Ochrona w oparciu o powołaną podstawę prawną ma jednak charakter ograniczony – przedsiębiorca może wystąpić tylko z żądaniem zaprzestania używania znaku identycznego lub podobnego do towarów identycznych lub podobnych, gdy używanie takie może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru. W konsekwencji skorzystanie z wcześniej przywołanych roszczeń na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie zazwyczaj korzystniejsze dla przedsiębiorcy.

 NARUSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO JAKO NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH PRZEDSIĘBIORCY

W opisanym powyżej przykładzie, znak towarowy składający się z czerwono-różowego tła i zarysu szarego biurka mógłby zostać wykorzystany przez konsumenta, który przerobił znak towarowy firmy meblarskiej w ten sposób, że szare biurko w tle wygląda na zniszczone, a następnie umieścił tak przerobione logo na jednym z forum internetowych wraz z komentarzem co do jakości mebli sprzedawanych przez spółkę. W ten sposób konsument dopuściłby się naruszenia renomy przedsiębiorstwa sprzedającego meble.

Renoma przedsiębiorstwa stanowi jedno z dóbr osobistych osób prawnych i podlega ochronie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Przyjęcie za podstawę dochodzenia roszczeń argument naruszenia dóbr osobistych wiąże się z pewnymi zagrożeniami w zakresie proceduralnym (w postępowaniu sądowym). W razie wniesienia powództwa o ochronę dóbr osobistych pozwany, pomimo że wykorzystał znak bezprawnie, może zwolnić się od odpowiedzialności, wykazując, iż jego działanie nie było bezprawne. O braku bezprawności możemy mówić wtedy, gdy sprawca wykaże, że podawał informacje prawdziwe i działał w obronie społecznie uzasadnionego interesu lub wykonywał własne prawo podmiotowe. Zatem w powołanym przykładzie konsument mógłby próbować udowodnić, że zakupione przez niego meble posiadały wady i w ten sposób chciał ostrzec innych potencjalnych nabywców przed nieuczciwym sprzedawcą. Konsument mógłby również argumentować, że realizował własne prawo podmiotowe do wolności wypowiedzi, a każdy przedsiębiorca powinien znosić wymierzone przeciwko niemu rzetelne słowa krytyki. I chociaż tego rodzaju argumentacja wydaje się mało wiarygodna, to jednak w obserwowanej przez Nas praktyce orzeczniczej sądów powszechnych nie można z góry zakładać odmówienia tego rodzaju wyjaśnieniom jakichkolwiek szans procesowych. Należy bowiem pamiętać, że prawo do wolności wypowiedzi ma swoje solidne umocowanie w systemie demokratycznego państwa prawa, a ponadto nierzadko daje się dostrzec sytuacje sympatyzowania sądów z konsumentami w sporach z przedsiębiorcami, gdzie często ci ostatni mają większe środki i możliwości działania. Z tych przyczyn zazwyczaj łatwiej i bezpieczniej jest móc skorzystać z innych narzędzi prawnej obrony przed pomówieniami.

OCHRONA PRAWNOAUTORSKA ZNAKÓW TOWAROWYCH

W przypadku konsumenta przerabiającego znak towarowy w „społecznie uzasadnionym interesie” przedsiębiorca może podnosić znacznie efektywniejsze prawnie argumenty dla swojej obrony. Zważywszy, że w praktyce obrotu znaki towarowe bardzo często stanowią utwory, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, znaki takie podlegają ochronie prawnej przewidzianej przepisami tejże ustawy. Należy wyjaśnić, że zgodnie z prawem utworem jest wytwór człowieka, będący przejawem działalności twórczej i mający indywidualny charakter. W większości przypadków ochronie podlega znak towarowy mający charakter graficzny, ochrona natomiast generalnie nie obejmuje znaków w postaci słownej. Z ochrony prawnoautorskiej przedsiębiorca może skorzystać tylko wtedy, gdy dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do oznaczenia stanowiącego znak towarowy. Tu pojawia się pytania, czy przedsiębiorca skutecznie nabył prawa do znaku towarowego, czy też może jedynie zapłacił za jego wykonanie, jednak nie zawarł stosownej umowy, która skutkowałaby przeniesieniem jego własności (umowa w formie pisemnej, z wyraźnym wskazaniem pól eksploatacji itd.). W sytuacji, gdyby znak towarowy przywołanej firmy meblarskiej będący utworem został sporządzony przez np. agencję marketingową, bez niezbędnych umów, możliwości ochrony swoich praw z powołaniem na prawa autorskie mogą być istotnie ograniczone. Może się w szczególności okazać, że mimo iż przedsiębiorca jest upoważniony do korzystania ze znaku towarowego w prowadzonej działalności, nie sjest uprawniony do dochodzenia roszczeń w przypadku jego naruszenia. Wskazane z punktu widzenia przedsiębiorcy jest zatem podpisywanie prawidłowych umów o nabycie autorskich praw majątkowych uprawniających do używanych znaków towarowych, a nie jedynie korzystanie z nich na podstawie licencji. Licencja z samej swej istoty ma ograniczony zakres, a ponadto podlega ograniczeniom czasowym i terytorialnym.

Katalog ewentualnych roszczeń przysługujących w razie naruszenia praw do znaku towarowego będącego utworem jest zbliżony do roszczeń opisanych przy okazji omawiania roszczeń z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przedsiębiorca można domagać się przede wszystkim zaniechania naruszenia, usunięcia jego skutków, wydania utraconych korzyści, złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i formie, itp. Na szczególną uwagę zasługuje żądanie naprawienie szkody, które zgodnie z prawem autorskim może także polegać na zapłacie sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Przedsiębiorca ma zatem możliwość uzyskania odszkodowania w prostszy sposób – nie musi wykazywać wysokości szkody, związku przyczynowego między naruszeniem a szkodą, a musi jedynie udowodnić wartość ewentualnego wynagrodzenia za korzystanie ze znaku.

 OCHRONA ZNAKÓW ZAREJESTROWANYCH

Zakres ochrony znaku towarowego jest szerszy w razie jego zarejestrowania (możliwość rejestracji dotyczy wyłącznie znaków towarowych sensu stricte – oznaczenie towarów lub usług). Na znak towarowy zostaje udzielone prawo ochronne, które uprawnia do wyłącznego korzystania ze znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy w  obrocie gospodarczym przez okres 10 lat na terytorium Polski. W przypadku naruszenia praw do znaku zarejestrowanego podstawy ochrony należy szukać przede wszystkim w art. 296 Prawa własności przemysłowej, który zakazuje naruszeń polegających w szczególności na używaniu:

  • znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;
  • znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;
  • znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Prawo własności przemysłowej odnosi się tylko do takich naruszeń, które dotyczą obrotu gospodarczego. Powołana ustawa nie chroni zatem przypadków, w których naruszenia dopuścił się podmiot nie będący przedsiębiorcą – jak w opisanym powyżej przypadku przerobienia znaku towarowego spółki przez niezadowolonego klienta.

Również przepisy prawa karnego chronią znaki towarowe zarejestrowane. Podmiot, który wprowadza do obrotu towary oznaczone znakami towarowymi, których nie ma prawa używać musi liczyć się z możliwością nałożenia na niego kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch (art. 305 Prawa własności przemysłowej).

Przedsiębiorca nie jest w stanie całkowicie ustrzec się przed naruszeniem znaków towarowych przez osoby trzecie, ale może podjąć działania, które ułatwią mu dochodzenie roszczeń w razie takich ewentualnych naruszeń. Tymi działaniami powinno być przede wszystkim zadbanie o właściwe uregulowanie kwestii autorskich praw majątkowych do wykorzystywanych znaków towarowych (audyt umów podpisanych z autorami znaków, podpisanie właściwych umów) oraz dokonać rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym lub w ramach systemu europejskiego względnie międzynarodowego.

Warto doczytać:

  1. Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r.
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
  3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.